Infracción de marca: cómo identificarla, riesgos y qué hacer

Una infracción de marca no se produce automáticamente porque dos nombres o logotipos se parezcan. Deben examinarse los derechos protegidos, los productos o servicios afectados y el uso comercial del signo.

En España pueden ser relevantes tanto las marcas nacionales como las marcas de la Unión Europea. Son derechos distintos, sujetos a sus respectivos regímenes.

Este artículo explica cómo valorar posibles infracciones mediante tres casos hipotéticos sobre marcas, comercio electrónico y publicidad con IA. También aborda las responsabilidades civiles y penales y las primeras medidas ante una reclamación conforme al Derecho español y al régimen europeo aplicable.

Antes de afirmar que existe una infracción, conviene comprobar tres aspectos: qué derecho está protegido y cómo se utiliza el signo, qué supuesto de infracción podría concurrir y si existe alguna limitación o circunstancia que afecte al ejercicio del derecho.

Son tres ámbitos de revisión organizados para este artículo, no tres requisitos legales universales que deban aplicarse mecánicamente a todos los conflictos.

Identificar la marca protegida y el uso del signo

Primero hay que identificar al titular, el signo registrado, los productos o servicios protegidos y su uso comercial.

El artículo 34 de la Ley 17/2001, de Marcas regula los derechos de las marcas españolas y los usos que pueden prohibirse a terceros.

Las marcas de la Unión Europea tienen un régimen propio y efectos unitarios. Fuente de referencia: Reglamento (UE) 2017/1001.

Por ello deben comprobarse el registro, el territorio, los productos o servicios y el uso cuestionado. Una guía de búsqueda de marcas puede ayudar a detectar antecedentes, pero no encontrar coincidencias exactas no garantiza la ausencia de conflictos.

Conocer el proceso de registro de una marca también permite distinguir entre solicitar y obtener protección.

Algunas marcas notoriamente conocidas en España pueden recibir protección específica sin registro. Esto no otorga automáticamente a cualquier nombre comercial los mismos derechos que una marca registrada.

Distinguir los principales supuestos de infracción

La legislación diferencia entre el uso de signos idénticos para productos o servicios idénticos, los supuestos de similitud con riesgo de confusión y determinadas situaciones que afectan a marcas con renombre.

Estas vías tienen condiciones distintas. No todas requieren acreditar una confusión efectiva de compradores, ni basta en todos los casos con demostrar que dos signos se parecen visualmente.

Para analizar estos supuestos, es útil entender las clases de productos y servicios de las marcas. Sin embargo, compartir una clase no implica necesariamente que dos productos sean similares, del mismo modo que figurar en clases distintas no descarta por sí solo cualquier conflicto.

La valoración debe atender al conjunto de circunstancias: percepción del consumidor pertinente, naturaleza de los productos o servicios, canales de comercialización y función del signo en la operación.

Comprobar los límites del derecho y otras circunstancias relevantes

El titular de una marca no puede prohibir cualquier referencia a su signo, con independencia de la finalidad o de la forma de uso.

El artículo 37 de la Ley de Marcas contempla determinadas limitaciones, como ciertos usos descriptivos, la identificación de una persona física y las referencias necesarias a productos o servicios, siempre que se respeten las condiciones legales y las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por ejemplo, un vendedor puede necesitar mencionar una marca para identificar un producto compatible o explicar un servicio. Pero la necesidad de esa referencia no autoriza a presentar falsamente una relación de patrocinio, distribución oficial o colaboración.

También pueden ser relevantes otros aspectos, como determinadas marcas posteriores registradas, el uso efectivo de una marca anterior o las condiciones para ejercitar una acción de prohibición. No se trata de defensas automáticas que puedan invocarse en cualquier caso.

La limitación del derecho de marca debe distinguirse del agotamiento del derecho, que se refiere a la comercialización posterior de productos bajo condiciones concretas y que resulta especialmente importante en la venta online.

Los siguientes casos A, B y C son ejemplos ficticios creados con fines explicativos. No describen litigios reales ni permiten afirmar de antemano que exista o no una infracción.

Caso A: lanzar una marca con un nombre parecido al de otra empresa

Caso hipotético A｜Nombre de marca

Una empresa quiere vender cosméticos con una denominación cuya pronunciación se parece a la de una marca anterior. Aunque el logotipo y los colores del envase son distintos, los productos se comercializarían para un público parecido.

La primera revisión debe centrarse en las marcas anteriores, sus titulares y los productos o servicios cubiertos. La semejanza fonética puede ser importante, pero no resuelve por sí sola el análisis.

Es necesario considerar también el aspecto visual, el significado, la impresión global y las condiciones de comercialización. Si la marca anterior tiene renombre, puede existir una vía de protección que no se limite al riesgo de confusión.

Al preparar la identidad de un negocio, una guía sobre marcas y logotipos puede ayudar a organizar las decisiones de diseño. Aun así, cambiar la tipografía o el color de un logotipo no convierte automáticamente un nombre conflictivo en una opción segura.

Conviene revisar conjuntamente la denominación, los envases, las etiquetas, la web y la publicidad antes del lanzamiento.

Caso B: vender productos originales de una marca en una tienda online

Caso hipotético B｜Comercio electrónico

Una tienda española adquiere zapatillas originales a un proveedor de fuera del Espacio Económico Europeo y planea venderlas en España. El proveedor entrega facturas, pero no consta que el titular de la marca haya autorizado la primera comercialización de esos productos dentro del EEE.

Que los productos sean auténticos es relevante, pero no basta para afirmar que su reventa está amparada por el agotamiento del derecho de marca.

El artículo 36 de la Ley de Marcas establece el agotamiento respecto de productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo la marca por su titular o con su consentimiento, sin perjuicio de las excepciones legalmente previstas.

Por tanto, la compra legítima de mercancía en un país de fuera del EEE no demuestra, por sí sola, que pueda invocarse el agotamiento para introducirla y comercializarla en España.

Incluso cuando el derecho se haya agotado, pueden existir motivos legítimos para oponerse a una comercialización posterior, especialmente si el estado de los productos se ha modificado o alterado.

La publicidad exige una revisión adicional. Vender legalmente un artículo original no permite presentarse sin fundamento como distribuidor autorizado, establecimiento oficial o socio de la marca.

La jurisprudencia europea ha diferenciado el uso informativo necesario de una marca para anunciar productos o servicios de las presentaciones comerciales capaces de generar una impresión engañosa sobre la relación con su titular. Fuente de referencia: sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/97, BMW.

En los mercados digitales también hay que distinguir la conducta de quien ofrece el producto y la del operador de la plataforma. Que una plataforma aloje anuncios de terceros no significa automáticamente que ella misma infrinja una marca; tampoco cabe descartar siempre un uso propio del signo.

El Tribunal de Justicia examinó las medidas frente a intermediarios en la sentencia C-324/09, L’Oréal contra eBay.

La posibilidad de que una plataforma utilice por sí misma una marca ajena, atendiendo a su presentación comercial global, se abordó en la sentencia sobre Amazon, asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21.

Las facturas, los contratos con proveedores, la procedencia del producto, las autorizaciones y el modo de presentar la oferta pueden resultar determinantes. Una retirada de un anuncio por la plataforma tampoco equivale a una sentencia que declare la existencia de infracción.

Caso C: utilizar una imagen publicitaria creada con IA que contiene un logotipo ajeno

Caso hipotético C｜Publicidad con IA

Una empresa utiliza un generador de imágenes para preparar una campaña de ropa deportiva. En el fondo de una composición aparece un símbolo parecido al logotipo de un competidor.

La generación mediante IA no crea una excepción general a los derechos de marca. Pero tampoco puede concluirse que cualquier logotipo que aparezca en una imagen constituya automáticamente una infracción.

Hay que analizar si el signo se utiliza en el tráfico económico, qué impresión produce, qué productos o servicios se anuncian y si la presentación sugiere una procedencia, patrocinio o colaboración inexistentes.

Cuando el anuncio compara productos de distintos operadores, pueden intervenir además las reglas de publicidad comparativa. El artículo 10 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal establece condiciones específicas; una comparación que parezca objetiva no queda automáticamente libre de toda restricción.

La revisión debe incluir texto, etiquetas, elementos gráficos, envases y referencias a terceras empresas, no únicamente el logotipo más visible.

Una guía sobre el uso comercial de imágenes generadas con IA puede ayudar a estructurar las comprobaciones de publicación. Sin embargo, las condiciones de uso de una herramienta de IA y los derechos de marca de terceros son cuestiones distintas.

En España, una infracción puede dar lugar a acciones civiles, como la cesación de determinados actos o la indemnización de daños y perjuicios. Algunas conductas, cuando reúnen los requisitos previstos en el Código Penal, también pueden generar responsabilidad penal.

La existencia de una infracción civil no significa que se haya cometido automáticamente un delito. Tampoco deben confundirse los requisitos para obtener una medida de cesación con los exigidos para reclamar una indemnización.

El artículo 41 de la Ley de Marcas contempla distintas acciones civiles frente a la infracción, incluidas medidas de cesación y otras consecuencias sobre productos y materiales en las condiciones previstas por la ley.

Respecto de los daños y perjuicios, el artículo 42 de la Ley de Marcas distingue vías de responsabilidad en función de los actos realizados. Su apartado primero establece un régimen específico para determinadas conductas; el segundo contempla, para otros supuestos, distintas circunstancias relevantes, entre ellas el requerimiento suficiente, la culpa o negligencia y el renombre de la marca según corresponda.

No es correcto afirmar que toda indemnización exige necesariamente una advertencia previa, ni que en todos los supuestos haya que probar de la misma manera la culpa del infractor. Las condiciones deben examinarse según el apartado aplicable.

El artículo 43 de la Ley de Marcas regula los criterios de cálculo de la indemnización. Su mecanismo del 1 % de la cifra de negocios correspondiente a productos o servicios infractores está sujeto a las condiciones legales, incluida la declaración judicial de infracción; no equivale a una cantidad automática en toda controversia.

En el ámbito penal, el artículo 274 del Código Penal tipifica determinadas conductas relacionadas con signos distintivos registrados. Entre sus elementos se encuentran requisitos relativos a la actuación con fines industriales o comerciales, el conocimiento del registro y la conducta concreta. La fabricación, importación, comercialización mayorista y otras modalidades no se sancionan necesariamente del mismo modo que la venta minorista.

Las circunstancias agravadas previstas en el artículo 276 tampoco deben confundirse con los elementos de todos los delitos de marca.

Una empresa puede tener responsabilidad penal bajo condiciones específicas. El artículo 31 bis del Código Penal regula presupuestos de responsabilidad de las personas jurídicas, incluyendo el vínculo con determinados actos realizados en su beneficio directo o indirecto.

La previsión correspondiente a estos delitos debe ponerse en relación con el artículo 288 del Código Penal. No basta con demostrar que una persona trabaja para la empresa para declarar culpable automáticamente a la sociedad o a todos sus directivos.

Cuando surge una controversia, la prioridad es identificar el derecho alegado, conservar la información relevante y valorar la conducta concreta. Las medidas adecuadas dependerán de la situación; no todos los pasos siguientes son trámites obligatorios impuestos por la ley.

Si consideras que otra empresa está usando tu marca

Antes de exigir la retirada de un producto o anuncio, confirma el contenido del registro y los derechos que puedes hacer valer en el territorio correspondiente.

Guarda de forma adecuada las páginas de venta, anuncios, imágenes de productos, fechas y datos comerciales disponibles. Esa documentación puede ser útil para explicar qué signo se ha utilizado y en qué contexto.

Según el caso, cabe valorar una comunicación con la otra parte, una notificación a la plataforma o las acciones legales pertinentes. Sin embargo, una denuncia aceptada por una plataforma no equivale a una declaración judicial de infracción.

También conviene distinguir las acciones de prohibición de las reclamaciones económicas: la forma y el momento de una comunicación previa pueden tener consecuencias diferentes según el régimen indemnizatorio aplicable. No existe una regla general por la que todas las acciones judiciales de marca exijan siempre una advertencia previa idéntica.

Si recibes una advertencia por posible infracción de marca

Comprueba quién reclama, qué marca invoca, qué productos o servicios están afectados y cuál es exactamente la conducta cuestionada.

Conserva la notificación y revisa los plazos. Reúne documentos de diseño, uso, proveedores, licencias y procedencia de los productos, sin dar por probado que contar con una factura o una autorización parcial resuelva toda la controversia.

Puede ser necesario valorar las limitaciones del derecho, el agotamiento dentro del EEE, el uso efectivo de la marca o las circunstancias de un derecho posterior. Cada argumento tiene condiciones propias y no todos son aplicables a cualquier reclamación.

Una carta de advertencia no es una sentencia. No obstante, tampoco conviene ignorarla ni asumir obligaciones de retirada, indemnización o renuncia sin comprender sus consecuencias.

¿Puedo revender libremente productos originales importados de otro país?

No siempre. El agotamiento del derecho de marca se basa, con las condiciones previstas legalmente, en la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento. Un producto auténtico adquirido fuera del EEE no cumple automáticamente ese requisito. Además, pueden existir motivos legítimos para oponerse a la comercialización posterior.

¿Es obligatorio acudir a los tribunales para resolver el conflicto?

No necesariamente. Es posible examinar los hechos, conservar pruebas y valorar una solución negociada. En otras situaciones serán necesarias medidas judiciales. Las decisiones de una plataforma sobre publicaciones o cuentas no deben confundirse con resoluciones judiciales sobre infracción.

¿Puedo tener responsabilidad si desconocía que la marca estaba registrada?

Depende de la responsabilidad que se reclame y del acto realizado. Para la indemnización civil, el artículo 42 establece distintas vías que no permiten convertir el desconocimiento en una exención general. En materia penal deben examinarse separadamente los elementos del delito, incluido el conocimiento exigido por el tipo correspondiente.

Si la empresa infringe una marca, ¿responden también sus empleados o administradores?

No automáticamente. La responsabilidad personal requiere una base jurídica y hechos atribuibles a la persona afectada. La responsabilidad penal de la persona jurídica también está sometida a condiciones específicas; ni el cargo de administrador ni la mera condición de empleado bastan por sí solos para declarar todas las responsabilidades civiles o penales.

Las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a explorar identidades visuales, anuncios y propuestas de logotipo. Sin embargo, que un diseño sea nuevo para quien lo genera no garantiza que pueda registrarse como marca ni que su uso comercial respete derechos anteriores.

Para desarrollar propuestas visuales puedes utilizar el generador de logos con IA de GenApe como recurso creativo. Antes de publicar o adoptar una identidad, revisa el texto, los signos incluidos, las marcas anteriores y la forma en que aparecerán en productos y publicidad.

Crear un diseño con IA y determinar si puede utilizarse legalmente son decisiones distintas. La comprobación de derechos nacionales y de la Unión Europea, del uso comercial y de las posibles asociaciones con otras marcas sigue siendo necesaria en cada caso.